Unified Patent Court e brevetto unitario: al di là delle polemiche è necessario prepararsi
È ormai da ben più di un quarto di secolo che si lavora alla costruzione di un Brevetto Unitario per l’intero territorio dell’Unione Europea (come è noto, l’attuale Brevetto Europeo è infatti solo un fascio di brevetti nazionali, concesso unitariamente ma poi “nazionalizzato” in ciascuno Stato a cui il titolare voglia estenderlo, previa traduzione nella lingua locale, ed è quindi equiparato a un fascio di brevetti nazionali) e di una Corte Europea dei brevetti (la Unified Patent Court) che assicuri unità e coerenza nella protezione di essi.
In questa sede non intendo discutere pro e contro del progetto: se ne è parlato molto e forse troppo, perché talvolta vi sono state sottolineature e forzature polemiche forse comprensibili, ma certamente non ammissibili. Sta di fatto che oggi, a meno di un accoglimento da parte della Corte di Giustizia europea del nuovo ricorso spagnolo, che tutti giudicano improbabile, questo sistema partirà, con o senza l’Italia, ma certamente con le imprese italiane, che vi potranno ricorrere almeno per tutelarsi al di fuori del nostro Paese, e, auspicabilmente, con i consulenti e gli avvocati italiani, che le assisteranno anche nell’uso di questi nuovi strumenti. E dunque, comunque la pensiamo al riguardo, il nostro dovere è quello di arrivare all’appuntamento preparati e quindi di cominciare a imparare come utilizzare il “Brevetto Europeo con effetti unitari” (che anche se non sostituirà, ma si affiancherà al Brevetto Europeo “tradizionale” e a quelli nazionali, rappresenterà comunque un’alternativa imprescindibile, almeno nelle valutazioni preliminari) e più ancora per operare al meglio nel sistema della nuova Corte Unificata.
Quando il sistema unitario sarà entrato a regime, cambieranno infatti inevitabilmente le strategie di enforcement dei titolari dei brevetti, così come le strategie difensive dei soggetti sospettati di contraffazione. Tra l’altro la riduzione dei costi per la brevettazione, ma anche per la difesa giudiziaria, consentirà verosimilmente di liberare risorse per fare e per difendere l’innovazione, consentendo di reagire con più decisione alle violazioni dei diritti: se attualmente le cause di contraffazione vengono concentrate dai titolari dei diritti fondamentalmente sulla base del criterio dei “larger markets”, con il nuovo meccanismo diventerà più vantaggioso attaccare nei Paesi produttori (anche se ovviamente è ammesso anche il forum commissi delicti, ma non senza limitazioni, avendo tra l’altro anche la regola del cumulo soggettivo una portata giustamente più limitata di quella che essa ha nel sistema del Regolamento n. 44/2001/C.E.); e se l’Italia si aggiudicherà una Corte regionale con competenza estesa anche ad altri Paesi produttori, come quelli del sud-est europeo, essa diventerà una venue molto significativa per le azioni di contraffazione, nelle quali, anche se la nullità del brevetto fosse conosciuta dalla Divisione centrale (ma questa, come vedremo, è solo un’eventualità, e nemmeno delle più probabili), verranno necessariamente in considerazione problematiche connesse all’ambito di protezione da riconoscere al brevetto, e potrà venire in considerazione anche la responsabilità dell’attore, in caso di azioni fondate su brevetti poi dichiarati nulli, in base ad anteriorità che il titolare non poteva ignorare, un tema da noi molto poco esplorato sinora.
Se infatti è certamente criticabile la scelta, effettuata a monte delle Rules procedurali della Corte (e di cui porta la responsabilità anche chi ha voluto l’assenza dell’Italia dal sistema nel momento delle decisioni fondamentali), di prevedere un sistema giudiziario che ammette la possibilità di una biforcazione tra questione di validità e questione di contraffazione – incardinata nella distinzione fra infringment action (Rule 12 e ss.) e revocation action (Rule 37 e ss.) e non superata nemmeno nel grado di appello (Rule 220 e ss.) –, senza sospensione necessaria della seconda in attesa della decisione della prima (biforcazione che è attualmente di fatto obbligatoria nel modello tedesco, e che è assolutamente inefficiente non solo quando il brevetto viene revocato dopo la pronuncia della sentenza sulla contraffazione, ma anche in tutti i casi, estremamente frequenti, in cui l’interpretazione delle rivendicazioni dipende anche dalla considerazione delle anteriorità), va però detto che l’evoluzione delle Rules ha sostanzialmente ridotto di molto lo spazio per questa possibilità, cercando di favorire lo svolgimento di un processo unitario.
In effetti già l’art. 33(3) dell’Agreement prevede che la riconvenzionale di nullità possa essere esperita in un giudizio di contraffazione, stabilendo che in tal caso il giudizio di nullità possa, a discrezione della Local o Regional division:
(a) rimanere nella Local/Regional Division, ed in questo caso il Presidente della Corte dovrà nominare un giudice tecnico esperto nel campo del brevetto.
(b) essere trasferito alla Central Division, con contestuale sospensione del giudizio di contraffazione presso la Local/Regional Division.
(c) con il consenso delle parti, essere trasferito alla Central Division (il trasferimento sembrerebbe riguardare l’intero giudizio, essendo il riferimento testuale al “case” e non al semplice “counterclaim”, come invece nell’ipotesi (b).
L’attuale versione delle Rules (sulla quale si è svolta una pubblica consultazione, conclusasi il 1° ottobre, cui anch’io ho dato il mio contributo, con le Osservazioni presentate dal Centro Studi Anticontraffazione di Milano, e che dovrebbe portare all’adozione di un testo finale nella prossima primavera), consente attualmente anche azioni riconvenzionali di contraffazione nelle cause di nullità (cfr. la Rule 53): in questo caso, in cui una causa di nullità è stata iniziata, su iniziativa del preteso contraffattore, avanti la Corte Centrale, non vi è infatti ragione di attivare la “garanzia” per quest’ultimo derivante dal fatto che, se egli opera in un solo Paese, il processo di contraffazione si svolge normalmente in una Corte del suo Paese (o nella Corte regionale competente) e nella sua lingua. Si deve cioè consentire al titolare del brevetto di far valere la riconvenzionale di contraffazione davanti alla Corte Centrale, se il preteso contraffattore non vi si oppone, e a quest’ultimo di chiedere a sua volta la trattazione unitaria avanti la Corte Centrale del giudizio instaurato in via autonoma a suo carico nella Corte locale/regionale.
Anche nel caso di biforcazione, inoltre, la Rule 37(4) prevede che la causa di contraffazione vada sospesa se “… there is a high likelihood that the relevant claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation procedure…”: espressione che noi abbiamo proposto di correggere in una fomula più aperta, parlando di “a reasonable likelihood” o scrivendo che è sufficiente che “there are prima face grounded arguments which make it likely that the relevant claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation procedure…”. Anche se già la formula attuale consente ai Giudici di adottare la soluzione più adeguata, tanto più che la scelta di quale delle tre strade seguire sarà adottata dopo lo scambio degli scritti difensivi delle parti e quindi con una cognizione già tendenzialmente piena delle questioni sul tappeto.
In caso di revoca parziale di un brevetto per il quale penda o sia addirittura già stata decisa in primo grado una causa di contraffazione (come può accadere in caso di biforcazione), sarebbe del tutto ragionevole che almeno il giudizio di appello si svolga unitariamente, anche qui per evitare duplicazioni o contraddizioni. E questo in effetti è consentito, in base alla Rule 220(3): “The Court of Appeal may hear appeals against separate decisions on the merits in infringement proceedings and in validity proceedings together”; poiché questa formula sembra lasciare una discrezionalità assoluta ai Giudici, noi abbiamo proposto di modificarla nel modo seguente: “The Court of Appeal shall hear appeals against separate decisions on the merits in infringement proceedings and in validity proceedings together, unless it would unreasonably slow down for more than one year the proceedings”: anche se, di nuovo, si tratterebbe solo di codificare e si rendere più vincolante quello che, verosimilmente, sarà appunto il criterio che verrà seguito.
Si noti inoltre che la Corte d’Appello può sospendere la sentenza di primo grado sulla contraffazione (quella sulla nullità è sospesa automaticamente, come del resto accade per la decisione sull’Opposizione in caso di impugnazione davanti al Board of Appeal in sede EPO: e noi abbiamo parimenti proposto che si specifichi (anche se già con la formulazione attuale questa possibilità non sembra esclusa dalla Rule 223.3) che “The suspensive effects of the decisions on the merits in infringement proceedings shall be granted also when there are prima face grounded arguments which make it likely that the relevant claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in validity proceedings, either already pending or not”.
Rispetto alle prime versioni delle Rules si è parimenti chiarito (alla Rule 72) che un’azione di nullità e un’azione subordinata di accertamento negativo della contraffazione possono essere proposte e trattate insieme; è importante che anche questa possibilità sia stata riconosciuta, per evidenti ragioni di economia dei processi: sarebbe stato infatti assurdo imporre che siano proposte due cause separate parallele, di cui una in realtà presenta vero interesse solo in relazione al risultato della prima.
Sempre sull’azione di accertamento negativo, si prevede tuttavia (alla Rule 60) un meccanismo laborioso, che non pare soddisfacente, per consentirne la proposizione da parte del preteso contraffattore, pur in assenza di una diffida a lui indirizzata, che credo meriti di essere ripensato: anzitutto mi pare che al riguardo si debbano considerare anche le diffide o le azioni nei confronti di altri soggetti che realizzano gli stessi prodotti o svolgono un’attività analoga; poi la comunicazione da inviare al titolare non può evidentemente avere il livello di dettaglio che si richiede senza che siano previste garanzie di riservatezza. Peraltro, come vedremo, l’interesse ad agire in accertamento negativo sembra in realtà nel sistema dell’UPC molto meno stringente di quanto non sia da noi, dove serve essenzialmente a prevenire il rischio di misure adottate inaudita altera parte: credo infatti che le strategie difensive di chi teme di essere attaccato in contraffazione debbano essere completamente ripensate in questo sistema.
Almeno inizialmente non era chiaro se sussistesse la possibilità di far valere in un’unica causa la nullità o la contraffazione di più brevetti, il che è critico in molti settori (si pensi alla televisione o alla telefonia, dove i prodotti contraffatorî incorporano spesso un gran numero di brevetti), ma anche nei casi di brevetti dipendenti, ed allo stesso modo non sembrava che fosse possibile agire in contraffazione di un unico brevetto nei confronti di più convenuti non collegati tra loro, il che invece dovrebbe essere consentito, ogni volta che la Corte competente è la stessa, a meno che ragioni di opportunità non vi si oppongano, per evitare la duplicazione di attività processuali e l’aumento dei costi. Ora però la Rule 302 (Plurality of claimants or patents: The Court may order that proceedings commenced by a plurality of claimants or in respect of a plurality of patents be heard in separate proceedings) e la Rule 303 sembrano presupporre entrambe le possibilità, in quanto la prima prevede che la Corte possa ordinare la separazione in più giudizi di un unico procedimento iniziato nei confronti di una pluralità di brevetti, indica implicitamente la possibilità che tale giudizio nei confronti di più brevetti possa essere effettivamente azionato (il comma 3° prevede anche la possibilità inversa, stabilendo che “The Court may order that parallel infringement or revocation proceedings relating to the same patent (or patents) and before the same local or regional division or the central division or the Court of Appeal be heard together where it is in the interests of justice to do so”: il che significa che la riunione può essere disposta anche nel caso in cui più soggetti agiscono in nullità del medesimo brevetto); mentre la seconda dispone che “1. Proceedings may be started against a plurality of defendants if the court has competence in respect of all of them. 2. The Court may separate the proceedings into two or more separate proceedings against different defendants”.
Infine vi sono le azioni cautelari: se è vero che la tendenziale rapidità dei giudizi ne rende meno pressante la necessità, vi sono tuttavia situazioni in cui anche la durata più breve del giudizio di merito è comunque eccessiva, e l’adozione di misure d’urgenza risulta indifferibile. Certamente in questo caso l’assoluta “parità delle armi” prevista dal sistema italiano, che ammette anche un’azione cautelare di accertamento negativo, di fatto non sembra esistere nel sistema della UPC.
Vi è però uno strumento diverso e non meno importante, ossia le protective letters con effetti unitari (cioè automaticamente estese a tutte le Divisioni, centrale, regionali e locali) e della durata di 6 mesi rinnovabili, che il soggetto che teme di essere convenuto in contraffazione può inviare, mettendosi così sostanzialmente al riparo in tutta Europa dal rischio di misure d’urgenza emanate senza aver sentito prima le sue ragioni, anche qui con un rilevante vantaggio specie per le piccole e medie imprese, non più obbligate ad agire per prime (appunto in accertamento negativo e nullità, spesso con azioni separate), e riducendo i costi di cause plurime, ciascuna da affrontare nella lingua del Paese del foro, e, soprattutto, la “forza” dei soggetti dotati di maggiori mezzi economici. Sempre in questa prospettiva, inoltre, rispetto ad oggi il nuovo sistema consentirà di invalidare più facilmente rispetto all’attuale situazione, con un’unica causa, i brevetti
privi dei dovuti criteri di brevettabilità, malgrado la concessione: e questo la dice lunga sulle reali ragioni di perplessità espresse sul sistema da alcune grandi multinazionali…
Ciò che è certo – e questo è a mio avviso il dato più significativo – è che la Unified Patent Court segnerà comunque la fine definitiva della pericolosa illusione della “via italiana al contenzioso brevettuale” dal punto di vista del diritto sostanziale, cancellando anche i residui – peraltro ormai ampiamente in via di superamento anche da parte dei nostri Giudici – dell’idea che validità e contraffazione (quest’ultima in particolare sotto il profilo dell’equivalenza) si debbano valutare secondo criteri diversi da quelli risultanti dall’EPC (e, per l’equivalenza, dal suo protocollo interpretativo), cui pure il nostro ordinamento si è pienamente adeguato dal punto di vista normativo.
Questo ulteriore progresso in termini di certezza del diritto sarà probabilmente il frutto più importante – tanto per i titolari dei brevetti che per i soggetti accusati di contraffazione – del nuovo sistema del Brevetto Unitario.
Prof. Avv. Cesare Galli